A seguito della Direttiva UE 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa anche in Italia è stata introdotta la procedura di nullità e decadenza dei marchi di impresa a livello amministrativo dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
A decorrere dal 29 dicembre 2022, pertanto, i titolari di marchi hanno un ulteriore strumento di tutela, certamente meno oneroso e più rapido dell’azione giurisdizionale dinanzi alle Corti Specializzate. potendo presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi istanza per l’accertamento della nullità e/o della decadenza di un marchio d’impresa registrato da terzi in corso di validità.
I soggetti legittimati ad agire sono i titolari di marchi di impresa e/o chiunque abbia interesse sul marchio.
Su quali motivi si fondano l’azione per l’accertamento della decadenza o nullità?
Può essere chiesto l’accertamento della decadenza di una registrazione italiana in via amministrativa, in caso di:
– mancato uso del marchio negli ultimi cinque anni, fatto salvo sussistano motivi legittimi che giustifichino la mancanza di tale uso;
– sopravvenuta volgarizzazione, ove il marchio sia divenuto nel commercio denominazione di uso comune o abbia perso la propria capacità distintiva a causa dell’attività e/o inattività del titolare;
– sopravvenuta ingannevolezza del marchio.
Può essere chiesto l’accertamento della nullità in via amministrativa nei seguenti casi in cui la registrazione abbia ad oggetto un marchio:
– privo di novità, laddove si è in presenza di marchio anteriore simile/identico, marchio notorio o rinomato
– privo di carattere distintivo, contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume e/o idoneo ad ingannare il pubblico;
– escluso dalla registrazione in base alla legislazione dell’Unione Europea o dello Stato o ad accordi internazionali relativi alla protezione DOP, IGP, menzioni tradizionali per vini, alle specialità tradizionali garantite, alle denominazioni di varietà vegetali;
– depositato da un agente e/o da un rappresentante del titolare senza il consenso di quest’ultimo o senza un giustificato motivo.
In relazione a tale significativa novità, ancor più cruciale sarà la gestione del portafoglio marchi e sarà sempre più importante per le aziende/titolari di marchi di impresa:
- Rivedere sistematicamente l’assetto del portafoglio marchi, per valutare con il consulente eventuali strategie di nuova registrazione dei segni divenuti passibili di decadenza
- Richiedere la protezione dei propri marchi nella versione effettivamente in uso nell’attività commerciale, verificando con il consulente l’opportunità della protezione dei vari restyling nel corso del tempo
- Archiviare regolarmente per marchio, tipo e anno tutte le prove d’uso e conservarle nel tempo per documentare l’utilizzo dei marchi in caso di contenziosi.
- Attivare il servizio di sorveglianza sui marchi, ove non vi sia già, per avere un ruolo più attivo nella tutela del proprio marchio, poiché oltre che subire (e difendersi da) eventuali azioni da parte di terzi, diventa ora più agevole attivarsi anche per ottenere la cancellazione di marchi registrati da competitors.
Per tutte le azioni e considerazioni annesse a quanto sopra esposto, restiamo come sempre a vostra completa disposizione e vi invitiamo a contattarci anche per semplici maggiori informazioni.