Il nuovo strumento del Brevetto Unitario, introdotto a giugno 2023, sta registrando un’adesione crescente. La dashboard interattiva EPO contenente le statistiche UP conferma il trend del primo anno[1]: le richieste di effetto unitario nel 2024 riguardano oltre il 25% dei nuovi rilasci EP.

L’adozione del Brevetto Unitario è particolarmente rilevante nei settori tecnologici, con le tecnologie mediche, comparto dove l’Italia ha una presenza significativa, che nel 2024 rappresentano circa il 12% delle richieste, evidenziando l’importanza del sistema per le imprese che operano in questo ambito. Al contrario il settore farmaceutico, che nello scorso anno guidava le classifiche per richieste di opt-out dalla giurisdizione del nuovo Tribunale unificato dei brevetti, coerentemente è solo al nono posto per numero di richieste di effetto unitario, confermando l’approccio prudente di questo settore nei confronti dell’UPC e una maggiore fiducia nelle corti nazionali.

In Italia – che ha ratificato l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti già nel 2016, dimostrando un impegno precoce verso questo nuovo sistema – sembra crescere l’interesse e la fiducia per il Brevetto Unitario, forse anche a seguito dell’istituzione a Milano della terza divisione centrale del TUB, che prima della Brexit doveva avere sede a Londra.

Il nuovo strumento si sta dimostrando particolarmente vantaggioso per le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up italiane, grazie ai costi ridotti legati alla convalida e alle traduzioni, rispetto alla procedura tradizionale di convalida nazionale. A oggi infatti l’Italia si posiziona tra i primi dieci Paesi in Europa per richieste di brevetto unitario; un dato in evoluzione che si riflette nelle statistiche relative ai requisiti linguistici; l’italiano è infatti la quarta lingua utilizzata per la traduzione[2] dei Brevetti Unitari, dopo spagnolo, inglese e tedesco. Sebbene non sia tra i primissimi posti dominati da Paesi come Germania e Francia, sta comunque giocando un ruolo significativo nel panorama brevettuale europeo.

L’adozione del Brevetto Unitario in Italia continuerà probabilmente a crescere, soprattutto in contesti industriali in cui le aziende cercano di proteggere le loro invenzioni con una copertura ampia a costi inferiori, rispetto alla convalida singola in più paesi.

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[1] Va infatti considerato, guardando le statistiche del 2023, che il nuovo strumento era disponibile solo per i rilasci intervenuti nella seconda metà dell’anno

[2] Durante il periodo transitorio, infatti, laddove la lingua di procedura non sia l’inglese, deve essere presentata una traduzione del brevetto in inglese; se invece la lingua di procedura è l’inglese, la traduzione può essere fornita in una qualsiasi delle altre lingue ufficiali EU.

Siamo lieti di segnalare anche per l’anno 2023 il percorso per la riapertura dei bandi “Brevetti+” “Disegni+” e “Marchi+”, finalizzati all’acquisto di servizi specialistici per la valorizzazione dei Brevetti, Disegni e Marchi.

Ritorna così, con nuove risorse, l’opportunità per le PMI di ottenere un contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese ammesse, con importi variabili in base alle attività agevolate. Le relative richieste verranno accolte in ordine cronologico e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

In particolare, per l’anno 2023, sono disponibili complessivamente 32 milioni di euro, così suddivisi:

• 20 milioni per Brevetti+
• 10 milioni per Disegni+
• 2 milioni per Marchi+

Le domande potranno essere presentate a partire:

• dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+;
• dal 7 novembre 2023 per Disegni+;
• dal 21 novembre 2023 per Marchi+.

Per presentare domanda di accesso alle agevolazioni occorre soddisfare alcuni requisiti fra i quali avere una dimensione di PMI, avere sede legale e operativa in Italia; essere titolari del diritto di Proprietà Industriale oggetto della specifica domanda di partecipazione. Per ciascun titolo di PI sono previsti inoltre requisiti specifici.

Per quanto riguarda i brevetti ed i disegni/modelli, il contributo non è fruibile per le spese di deposito di nuove domande, ma per l’acquisto di servizi specialistici, funzionali alla valorizzazione economica del brevetto o modello già esistente al momento della presentazione della domanda di partecipazione ed in corso di validità (servizi di progettazione, industrializzazione e ingegnerizzazione; organizzazione e sviluppo, trasferimento tecnologico).

Per quanto riguarda i marchi, le agevolazioni prevedono un contributo a fondo perduto per servizi specialistici fatturati e tasse già sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2020 e precedenti la data di presentazione della richiesta di contributo, secondo le seguenti modalità:

Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni, su domande presentate a decorrere dal 1 gennaio 2020, e registrate prima della domanda di partecipazione;

Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni, a condizione che la domanda di registrazione del marchio presso OMPI sia pubblicata prima della domanda di partecipazione al bando.

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di  25.000 euro.

Maggiori informazioni e il testo completo dei bandi sono disponibili al seguente link al quale rimandiamo per la verifica dei requisiti della agevolazione

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti-marchi-e-disegni-emanati-i-bandi-2023

I professionisti dello Studio Ferrario SRL restano come sempre a completa disposizione per fornire l’assistenza del caso ed ogni ulteriore informazione relativa a quanto in oggetto.

A seguito della Direttiva UE 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa anche in Italia è stata introdotta la procedura di nullità e decadenza dei marchi di impresa a livello amministrativo dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

A decorrere dal 29 dicembre 2022, pertanto, i titolari di marchi hanno un ulteriore strumento di tutela, certamente meno oneroso e più rapido dell’azione giurisdizionale dinanzi alle Corti Specializzate. potendo presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi istanza per l’accertamento della nullità e/o della decadenza di un marchio d’impresa registrato da terzi in corso di validità.

I soggetti legittimati ad agire sono i titolari di marchi di impresa e/o chiunque abbia interesse sul marchio.

Su quali motivi si fondano l’azione per l’accertamento della decadenza o nullità?

Può essere chiesto l’accertamento della decadenza di una registrazione italiana in via amministrativa, in caso di:

– mancato uso del marchio negli ultimi cinque anni, fatto salvo sussistano motivi legittimi che giustifichino la mancanza di tale uso;

– sopravvenuta volgarizzazione, ove il marchio sia divenuto nel commercio denominazione di uso comune o abbia perso la propria capacità distintiva a causa dell’attività e/o inattività del titolare;

– sopravvenuta ingannevolezza del marchio.

Può essere chiesto l’accertamento della nullità in via amministrativa nei seguenti casi in cui la registrazione abbia ad oggetto un marchio:

– privo di novità, laddove si è in presenza di marchio anteriore simile/identico, marchio notorio o rinomato

–  privo di carattere distintivo, contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume e/o idoneo ad ingannare il pubblico;

– escluso dalla registrazione in base alla legislazione dell’Unione Europea o dello Stato o ad accordi internazionali relativi alla protezione DOP, IGP, menzioni tradizionali per vini, alle specialità tradizionali garantite, alle denominazioni di varietà vegetali;

– depositato da un agente e/o da un rappresentante del titolare senza il consenso di quest’ultimo o senza un giustificato motivo.

In relazione a tale significativa novità, ancor più cruciale sarà la gestione del portafoglio marchi e sarà sempre più importante per le aziende/titolari di marchi di impresa:

1. Rivedere sistematicamente l’assetto del portafoglio marchi, per valutare con il consulente eventuali strategie di nuova registrazione dei segni divenuti passibili di decadenza
2. Richiedere la protezione dei propri marchi nella versione effettivamente in uso nell’attività commerciale, verificando con il consulente l’opportunità della protezione dei vari restyling nel corso del tempo
3. Archiviare regolarmente per marchio, tipo e anno tutte le prove d’uso e conservarle nel tempo per documentare l’utilizzo dei marchi in caso di contenziosi.
4. Attivare il servizio di sorveglianza sui marchi, ove non vi sia già, per avere un ruolo più attivo nella tutela del proprio marchio, poiché oltre che subire (e difendersi da) eventuali azioni da parte di terzi, diventa ora più agevole attivarsi anche per ottenere la cancellazione di marchi registrati da competitors.

Per tutte le azioni e considerazioni annesse a quanto sopra esposto, restiamo come sempre a vostra completa disposizione e vi invitiamo a contattarci anche per semplici maggiori informazioni.

Siamo lieti di segnalare che il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso operativi i nuovi bandi relativi alle misure Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ per l’anno 2022, allo scopo di supportare le PMI ed accrescerne la capacità competitiva.

Per l’anno 2022, sono disponibili complessivamente 46 milioni di euro, così suddivisi:

• 30 milioni di euro per la misura Brevetti+(che includono 10 milioni di risorse PNRR);
• 14 milioni di euro per la misura Disegni+;
• 2 milioni di euro per la misura Marchi+.

Per presentare domanda di accesso alle agevolazioni occorre soddisfare alcuni requisiti fra cui (per l’elenco completo si veda ciascun bando sotto riportato) avere una dimensione di PMI, avere sede legale e operativa in Italia; essere titolari del diritto di Proprietà Industriale oggetto della specifica domanda di partecipazione.

Per quanto riguarda i brevetti ed i disegni/modelli, il contributo non è fruibile per le spese di deposito di nuove domande, ma per l’estensione e la valorizzazione economica di titoli di Proprietà Industriale che devono essere già depositati e/o registrati in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione al bando ed essere in corso di validità. E’ possibile ad esempio richiedere il contributo per servizi di progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione del trovato, organizzazione dei processi produttivi, trasferimento tecnologico, predisposizione di accordi di segretezza e di licenza, contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università ed altri di cui al bando sotto richiamato.

Per quanto riguarda i marchi sono previste agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) e di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici, alle specifiche condizioni previste nel relativo bando.

Le domande potranno essere presentate a partire:

• dal 27 settembre 2022 per Brevetti+;
• dall’11 ottobre 2022 per Disegni+;
• dal 25 ottobre 2022 per Marchi+.

e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Inoltre, le domande dovranno essere compilate esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al link dedicato dell’UIBM (di seguito richiamato)

Le versioni integrali dei tre bandi sono disponibili ai seguenti link:

Bando 2022 Brevetti +

Bando 2022 Disegni +

Bando 2022 Marchi +

Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico relativo al presente bando, al seguente link: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti-marchi-e-disegni-pubblicati-i-bandi-per-46-milioni-di-euro-di-contributi

I professionisti dello Studio Ferrario SRL restano come sempre a completa disposizione per fornire l’assistenza del caso ed ogni ulteriore informazione relativa a quanto in oggetto.