Dal 16 aprile 2020 è stata attivata la modalità di deposito telematico all’UIBM delle istanze per l’iscrizione dei marchi storici nell’apposito registro. L’istanza deve includere la rappresentazione del marchio e copia del primo verbale di deposito oppure, se non disponibile, del verbale di rinnovo meno recente, unitamente ad eventuali istanze di limitazione. Per i marchi in uso da più di 50 anni ma non registrati, viene richiesta consistente documentazione che dimostri l’uso del marchio.

L’iter di esame e pubblicazione del marchio si conclude entro 60 giorni nel caso di marchio registrato ed entro 180 giorni nel caso di marchio non registrato. La registrazione non avrà scadenza e darà diritto ad usare oltre a proprio marchio anche  il logo del marchio storico.

Lo Studio Ferrario come sempre è a disposizione per assistervi nella relativa procedura.

Seguiamo con attenzione gli sviluppi riguardanti COVID-19 e ci siamo conseguentemente organizzati per poter supportare i nostri clienti e colleghi: i nostri uffici sono pienamente operativi.

We carefully follow the developments regarding COVID-19 and we have consequently organized ourselves to support our customers and colleagues: our offices are fully operational.

A seguito della crescente e sempre più preoccupante diffusione di pratiche ingannevoli ai danni dei legittimi titolari di diritti di Proprietà Industriale, di concerto con le competenti autorità dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), vi mostriamo qui di seguito una delle ultime richieste fraudolente trasmesse ai titolari di marchi recanti intestazione e nominativi dell’UIBM, palesemente contraffatti.

Ebbene, come è immediatamente percepibile, richieste di questo genere, trasmesse a mezzo posta, sono facilmente fuorvianti per i destinatari, poiché riportano  il logo, l’indirizzo e i contatti del Ministero e dell’UIBM, nonché nome e cognome di un Dirigente UIBM oltre alla firma falsificata di quest’ultimo e comunicano un IBAN polacco per il pagamento di cifre assolutamente non dovute.

Si tratta di richieste che non provengono dall’UIBM e che pertanto sono completamente fraudolente.
È stata già sporta formale denuncia presso le competenti Autorità e vi preghiamo, in caso di ricezione di comunicazioni di questo tenore, di verificarne attentamente il contenuto, di non pagare le cifre indicate e, qualora ne abbiate necessità, di contattarci per qualsiasi richiesta di chiarimento che saremo lieti di fornirvi.

Oltre a comunicazioni analoghe a quella sopra richiamata, si assiste anche alla divulgazione di bollettini di pagamento precompilati e moduli precompilati recanti i dati dell’impresa ricevente, senza chiara indicazione dei servizi offerti : alle aziende che li ricevono viene richiesto di sottoscrivere e rispedire il modulo dopo aver eventualmente provveduto alla correzione e/o integrazione dei dati preinseriti dal mittente; dopo alcune settimane o mesi, l’azienda comincia a ricevere continue e sempre più pressanti richieste di pagamento in quanto quello che appariva un mero modulo per la raccolta di dati aziendali celava invece un contratto per servizi pubblicitari.

Vi invitiamo pertanto a prestare la massima attenzione ed a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento in merito.

Lo Studio Ferrario, a mezzo dei suoi avvocati Elisabetta Pepe e Maria Farinola, ha portato avanti la causa del marchio TRICODIN c. TRICOPID fino alla vittoria dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea.

Tutto nasce dall’opposizione presentata nel 2015 dallo Studio Ferrario a tutela del marchio anteriore italiano TRICODIN della propria Assistita contro la registrazione del marchio dell’unione europea TRICOPID, ritenuto molto simile e con esso confondibile.

Dopo la vittoria dell’opposizione e del successivo appello dinanzi alla Commissione dei Ricorsi dell’Euipo, la Richiedente il marchio dell’UE TRICOPID ha depositato il ricorso presso il Tribunale dell’Unione Europea chiedendo l’annullamento della precedente decisione e la registrazione del proprio marchio.

Il Tribunale ha dato ragione alla titolare del marchio anteriore italiano, confermando le decisioni di primo e secondo grado, con una corposa sentenza che di seguito alleghiamo per coloro che vogliano approfondire la vertenza.

Tra i punti più interessanti della sentenza, troviamo sicuramente il parere sull’uso effettivo di un marchio e sulla documentazione da produrre a tale scopo.

Difatti sull’uso meramente simbolico del marchio anteriore da parte del Richiedente, il Tribunale ha specificato come ciò che conta è fornire prove dell’attività economica realizzata attraverso lo sfruttamento commerciale di tale marchio che siano sufficienti per escludere ogni uso puramente fittizio di quest’ultimo e che attestino gli sforzi concreti compiuti dal suo titolare per creare uno sbocco commerciale sul mercato rilevante.

Pertanto, poiché le fatture prodotte per dimostrare l’uso del marchio anteriore TRICODIN coprono quasi tutto il periodo rilevante, sono emesse ad un gran numero di persone differenti, riguardano diversi prodotti venduti con il marchio anteriore e recano numeri molto distanti, si può considerare che tali fatture, sono state presentate a titolo meramente esemplificativo e non rappresentano l’importo reale del prodotto venduto con il marchio anteriore.

Alla luce di quanto sopra, nel verificare la serietà dell’uso del marchio non è importante solo il numero di fatture depositate e il volume commerciale che ne deriva, ma occorre prendere in considerazione diversi fattori ed effettuare una valutazione caso per caso.

Altro punto interessante della sentenza riguarda il raffronto tra i marchi in conflitto, in particolare per quel che attiene al prefisso “trico”.

La Richiedente sosteneva che il consumatore medio all’interno del grande pubblico italiano percepisce la parte iniziale dei marchi in conflitto, vale a dire l’elemento «trico», non come un termine di fantasia, ma come una radice che sarebbe utilizzata come sinonimo dei termini «pelo» o «capello» in numerose parole italiane di uso comune.

A parere del Tribunale, per il grande pubblico italiano (territorio rilevante), l’elemento denominativo «trico», presente nei marchi in conflitto, è privo di significato e, pertanto, gli elementi denominativi «tricopid» e «tricodin» dei marchi in conflitto sono percepiti come di pura fantasia per il pubblico dei consumatori.

La sentenza, come anticipato, ha numerosi spunti interessanti per i quali ne consigliamo la lettura: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf text=&docid=217964&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=73606.

Questa importante vittoria conferma ancora di più il ruolo fondamentale per ciascuna azienda di una consulenza legale adeguata e lo Studio Ferrario è sempre al fianco dei propri Clienti per trovare la strategia migliore.