È entrato in vigore il 22 giugno 2018 il Decreto Legislativo n. 63/ 2018, di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 detta “Trade Secrets” dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.

Il legislatore europeo era infatti intervenuto per attenuare le difformità tra i vari sistemi giuridici dei singoli Paesi Membri, dirigendosi verso una definizione comune di segreto commerciale e prevedendo alcuni standard minimi di protezione che fossero condivisi a livello europeo, per vietare gli utilizzi abusivi delle informazioni commerciali riservate.

In attuazione di quanto sopra, la nuova normativa apporta modifiche di rilievo sia ad alcune previsioni del Codice di Proprietà Industriale sia al Codice Penale per le ipotesi di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice e di rivelazione di segreti scientifici o industriali.

In particolare, il Decreto modifica, in primo luogo, la dicitura “informazioni aziendali riservate” in “segreti commerciali” e ne riscrive il contenuto stabilendo che costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali intesi come le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

L’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali si considerano illecite anche quando il soggetto era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente

Si aggiunge inoltre un massiccio impianto delle misure provvisorie, cautelari ed alternative (ad esempio la possibilità di pagamento di un indennizzo) nonché degli strumenti procedurali posti a tutela dei segreti commerciali

Da notare che, oltre ad ampliare il divieto di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, la nuova normativa prevede che, chiunque sia venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

Come sempre, lo scrivente Studio rimane a completa disposizione per fornire ogni altra indicazione e tutto il supporto necessario in relazione agli argomenti sopra brevemente illustrati.

Quale migliore occasione dei mondiali di calcio in corso per lasciare la propria impronta all’interno del mondo del branding calcistico? Questo deve aver pensato il noto calciatore del Manchester United e della nazionale inglese Jesse Lingard,  quando ha provveduto a registrare come marchio nel Regno Unito il suo gesto tipico di esultanza in stile “gang”, caratterizzato dal proprio modo di portare le mani al volto e nascondere la faccia dietro le proprie iniziali.

Ebbene dunque non soltanto i marchi verbali, costituiti dal proprio nome o magari soprannome, ma anche il proprio modo tipico di celebrare i risultati sportivi, possono rappresentare ottime trovate per sfruttare al meglio i proventi delle performance dei campioni dello sport.

È noto come molti calciatori ed altri sportivi in genere siano abili a festeggiare in modo particolare i propri traguardi: si pensi ad esempio a Mo Farah con la “Mobot”, Usain Bolt con il “Lightning Bolt” e Gareth Bale con il suo “Undici di Cuori”.
Ed è proprio sul loro esempio che Lingard ha escogitato davvero un ottimo modo, efficace e remunerativo, per migliorare il proprio personal brand.

Così, dopo aver realizzato un gol da vero fuoriclasse nel match dei Mondiali di Russia 2018 tra Inghilterra e Panama, il centrocampista offensivo del Manchester United esultando in modo particolare, portando cioè le mani davanti al volto e mettendo in evidenza le sue iniziali, ha sostanzialmente manifestato e riprodotto, davanti ad un pubblico di vastissime dimensioni, il suo marchio registrato.

Nessun timore di  contraffazione di una tale esultanza, comunque, poiché il marchio in questione è stato registrato solo per i prodotti della classe 25 (abbigliamento, calzature, cappelleria)  e non copre la riproposizione della stessa modalità di celebrazione. Di fatto, se qualcun altro dovesse esultare come Lingard, chiaramente qualcuno che ha le sue stesse iniziali, potrà farlo senza problemi né rischi, ma i problemi sorgeranno  se qualcuno proverà a vendere magliette o altri prodotti di merchandising con l’immagine dell’esultanza di Lingard nel Regno Unito.

La scelta del calciatore inglese è arrivata in un momento commercialmente molto utile, dato che non esiste una piattaforma migliore della Coppa del mondo per lanciare o far crescere un marchio.  Questo esempio ci dimostra molto chiaramente quanto sia intelligente registrare i marchi in anticipo per ottenerne il massimo sfruttamento commerciale al momento propizio.

In una recente pubblicazione l’EUIPO (Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale) ha divulgato un interessante report sui risultati raggiunti in otto anni, nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2017, con le registrazioni  di marchi dell’Unione europea (EUTM) e di disegni comunitari registrati (RCD).

Entrambi i diritti di proprietà intellettuale hanno raggiunto tassi di crescita eccezionali nei depositi e nelle registrazioni, nonché nell’ambito di procedure associate quali opposizioni, cancellazioni / invalidità e rinnovi. Confrontando i volumi dei depositi del 2017 e del 2010, i depositi dell’EUTM sono aumentati del 48,8%, mentre i depositi di DCR sono aumentati del 33,8%. La Germania è al primo posto nella graduatoria delle classificazioni di origine, mentre la Cina è diventata uno dei principali attori, dimostrando incredibili tassi di crescita che hanno superato ampiamente gli altri Paesi negli ultimi otto anni.

Su quest’ultimo aspetto occorre riflettere: l’espansione economica della Cina è in stato parecchio avanzato. Negli scorsi dieci anni le imprese cinesi, pubbliche e private, hanno investito in Europa 318 miliardi di dollari in 678 operazioni completate o in via di completamento, molto più che negli Stati Uniti (85 in Italia per 31 miliardi di dollari). L’intelligenza artificiale è tra i comparti guida, insieme ad energie rinnovabili, robotica e auto elettriche, su cui Pechino punta per trasformare la nazione da manifattura del mondo a pioniere della tecnologia.

Se, dunque, fino a poco tempo fa, l’emergere della potenza economica di Pechino sollevava scarsa preoccupazione nel Vecchio Continente, messa in ombra dalla crescita del mercato interno della Cina e dalle opportunità che imprese e governi europei vedevano nel Paese asiatico, oggi il trend sembra decisamente invertito ed occorre, pertanto, mettere in atto strategie adeguate senza alcun indugio.

Con una recente pronuncia (ord. n. 10300 del 27/04/2018) la Corte di Cassazione si è espressa in materia di difetto originario di capacità distintiva dei segni “Tecar” e “Tecarterapia”, che la società titolare dei corrispondenti marchi, registrati a livello nazionale e comunitario rispettivamente negli anni 2003 e 2007, aveva azionato per agire contro la presunta contraffazione dei segni suddetti da parte di una società concorrente.

In tutti i gradi di giudizio e con la finale conferma della Suprema Corte è stato stabilito che “TECAR” e “TECARTERAPIA” sono termini del linguaggio comune che tutti gli operatori possono utilizzare genericamente per riferirsi ai macchinari e alla relativa pratica fisioterapica.

La Corte ha infatti dichiarato la nullità dei suddetti marchi per difetto di capacità distintiva, in quanto termini già diffusi nel linguaggio scientifico, già al momento della presentazione della loro domanda di registrazione, dando così piena applicazione all’art. 13 c.p.i., lett. a) che ritiene privi di carattere distintivo i segni “che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio“, diversamente dalla lett.b) della stessa disposizione che esclude il carattere distintivo dei segni “costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, /a quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o del servizio“.

La capacità distintiva è dunque un requisito fondamentale per l’ottenimento della privativa e della tutela accordata ad un marchio registrato: l’assenza di tale requisito comporta una vera e propria inesistenza del marchio che, in tal caso, non può in alcun modo essere considerato segno identificativo di qualcosa.

Come già illustrato su questo sito, il 15 novembre 2017, con l’apertura della fase di presentazione delle candidature e delle nomine, hanno preso il via i premi DesignEuropa, giunti alla loro seconda edizione, nati ed organizzati dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) per celebrare l’eccellenza del design in Europa.

Dalla creazione del disegno o modello comunitario registrato (DMC) nel 2003 sino ad oggi, l’EUIPO ha ricevuto quasi un milione di disegni e modelli. Con i premi DesignEuropa l’EUIPO intende dunque offrire un riconoscimento ulteriore e prestigioso a designer ed imprese che abbiano introdotto sul mercato i loro disegni o modelli con l’importante strumento di tutela del disegno o modello comunitario registrato (DMC).

Le candidature possono essere presentate da qualsiasi persona fisica o giuridica o istituzione che sia titolare di un valido DMC sino al 15 maggio 2018 e le tipologie dei premi sono molteplici: il premio all’industria, il premio alle imprese piccole ed emergenti, il premio alla carriera.

I premi sono assegnati ogni due anni. La cerimonia di premiazione si terrà a Varsavia il 27 novembre 2018.

Informazioni complete su come candidarsi, categorie, regolamento del concorso e giuria, sono disponibili sul sito del concorso DesignEuropa https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home

Una ragione in più per proteggere disegni e modelli nell’Unione Europea.