A seguito della Direttiva UE 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa anche in Italia è stata introdotta la procedura di nullità e decadenza dei marchi di impresa a livello amministrativo dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

A decorrere dal 29 dicembre 2022, pertanto, i titolari di marchi hanno un ulteriore strumento di tutela, certamente meno oneroso e più rapido dell’azione giurisdizionale dinanzi alle Corti Specializzate. potendo presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi istanza per l’accertamento della nullità e/o della decadenza di un marchio d’impresa registrato da terzi in corso di validità.

I soggetti legittimati ad agire sono i titolari di marchi di impresa e/o chiunque abbia interesse sul marchio.

Su quali motivi si fondano l’azione per l’accertamento della decadenza o nullità?

Può essere chiesto l’accertamento della decadenza di una registrazione italiana in via amministrativa, in caso di:

– mancato uso del marchio negli ultimi cinque anni, fatto salvo sussistano motivi legittimi che giustifichino la mancanza di tale uso;

– sopravvenuta volgarizzazione, ove il marchio sia divenuto nel commercio denominazione di uso comune o abbia perso la propria capacità distintiva a causa dell’attività e/o inattività del titolare;

– sopravvenuta ingannevolezza del marchio.

Può essere chiesto l’accertamento della nullità in via amministrativa nei seguenti casi in cui la registrazione abbia ad oggetto un marchio:

– privo di novità, laddove si è in presenza di marchio anteriore simile/identico, marchio notorio o rinomato

–  privo di carattere distintivo, contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume e/o idoneo ad ingannare il pubblico;

– escluso dalla registrazione in base alla legislazione dell’Unione Europea o dello Stato o ad accordi internazionali relativi alla protezione DOP, IGP, menzioni tradizionali per vini, alle specialità tradizionali garantite, alle denominazioni di varietà vegetali;

– depositato da un agente e/o da un rappresentante del titolare senza il consenso di quest’ultimo o senza un giustificato motivo.

In relazione a tale significativa novità, ancor più cruciale sarà la gestione del portafoglio marchi e sarà sempre più importante per le aziende/titolari di marchi di impresa:

1. Rivedere sistematicamente l’assetto del portafoglio marchi, per valutare con il consulente eventuali strategie di nuova registrazione dei segni divenuti passibili di decadenza
2. Richiedere la protezione dei propri marchi nella versione effettivamente in uso nell’attività commerciale, verificando con il consulente l’opportunità della protezione dei vari restyling nel corso del tempo
3. Archiviare regolarmente per marchio, tipo e anno tutte le prove d’uso e conservarle nel tempo per documentare l’utilizzo dei marchi in caso di contenziosi.
4. Attivare il servizio di sorveglianza sui marchi, ove non vi sia già, per avere un ruolo più attivo nella tutela del proprio marchio, poiché oltre che subire (e difendersi da) eventuali azioni da parte di terzi, diventa ora più agevole attivarsi anche per ottenere la cancellazione di marchi registrati da competitors.

Per tutte le azioni e considerazioni annesse a quanto sopra esposto, restiamo come sempre a vostra completa disposizione e vi invitiamo a contattarci anche per semplici maggiori informazioni.

Siamo lieti di segnalare che il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso operativi i nuovi bandi relativi alle misure Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ per l’anno 2022, allo scopo di supportare le PMI ed accrescerne la capacità competitiva.

Per l’anno 2022, sono disponibili complessivamente 46 milioni di euro, così suddivisi:

• 30 milioni di euro per la misura Brevetti+(che includono 10 milioni di risorse PNRR);
• 14 milioni di euro per la misura Disegni+;
• 2 milioni di euro per la misura Marchi+.

Per presentare domanda di accesso alle agevolazioni occorre soddisfare alcuni requisiti fra cui (per l’elenco completo si veda ciascun bando sotto riportato) avere una dimensione di PMI, avere sede legale e operativa in Italia; essere titolari del diritto di Proprietà Industriale oggetto della specifica domanda di partecipazione.

Per quanto riguarda i brevetti ed i disegni/modelli, il contributo non è fruibile per le spese di deposito di nuove domande, ma per l’estensione e la valorizzazione economica di titoli di Proprietà Industriale che devono essere già depositati e/o registrati in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione al bando ed essere in corso di validità. E’ possibile ad esempio richiedere il contributo per servizi di progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione del trovato, organizzazione dei processi produttivi, trasferimento tecnologico, predisposizione di accordi di segretezza e di licenza, contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università ed altri di cui al bando sotto richiamato.

Per quanto riguarda i marchi sono previste agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) e di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici, alle specifiche condizioni previste nel relativo bando.

Le domande potranno essere presentate a partire:

• dal 27 settembre 2022 per Brevetti+;
• dall’11 ottobre 2022 per Disegni+;
• dal 25 ottobre 2022 per Marchi+.

e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Inoltre, le domande dovranno essere compilate esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al link dedicato dell’UIBM (di seguito richiamato)

Le versioni integrali dei tre bandi sono disponibili ai seguenti link:

Bando 2022 Brevetti +

Bando 2022 Disegni +

Bando 2022 Marchi +

Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico relativo al presente bando, al seguente link: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti-marchi-e-disegni-pubblicati-i-bandi-per-46-milioni-di-euro-di-contributi

I professionisti dello Studio Ferrario SRL restano come sempre a completa disposizione per fornire l’assistenza del caso ed ogni ulteriore informazione relativa a quanto in oggetto.

Il 26 aprile 2002 l’Autorità anticontraffazione del Kenya (ACA) ha annunciato l’obbligo di registrazione presso il proprio database nazionale anticontraffazione (AIMS) di tutti i titoli di proprietà intellettuale relativi a prodotti importati in Kenya, indipendentemente dal loro Paese di registrazione.

Inizialmente la scadenza per ottemperare a tale obbligo era stata fissata al 1 luglio 2022, ma è stata rinviata al 1 gennaio 2023.

La registrazione presso ACA, soggetta al pagamento di una tassa annuale, deve essere richiesta dal titolare del titolo di proprietà industriale o dal suo licenziatario, e deve includere tutte le informazioni relative al titolare, al paese di produzione, i dettagli relativi ai distributori autorizzati, oltre a foto digitali dei prodotti in questione e una copia autentica della certificato di registrazione del diritto di proprietà industriale, indipendentemente dal Paese.

L’ACA rilascerà una sorta di marchio di certificazione con un dispositivo anticontraffazione; la registrazione sarà valida per un anno, rinnovabile un mese prima della scadenza.

La non osservanza di tale registrazione costituisce violazione di una normativa obbligatoria, e il titolare potrà essere perseguibile, sia con l’arresto che con il pagamento di sanzioni. ACA inoltre avrà l’autorità di sequestrare e distruggere le merci importate che non espongono il dispositivo anticontraffazione di ACA.

Per le società che esportano i propri prodotti in Kenya diventa, quindi, urgente e obbligatorio registrare i propri marchi, brevetti e/o design presso ACA entro la fine del 2022, come meglio illustrato al sito www.aca.go.ke

Nonostante la registrazione presso ACA sia consentita anche per marchi, brevetti e/o design registrati nel Paesi di origine, consigliamo di registrare i propri titoli di proprietà industriali anche in Kenya. Il Kenya aderisce all’Accordo e Protocollo di Madrid, pertanto i titolari di marchi internazionali possono depositare rapidamente un’estensione tardiva del proprio marchio in Kenya.

Lo Studio Ferrario tramite la propria consolidata rete di agenti, può assistervi negli step necessari per il deposito nazionale in Kenya di diritti di proprietà industriali e per la registrazione degli stessi presso ACA.

Con il Decreto Fiscale 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021 n. 252 ed entrato in vigore il 22 ottobre 2021 (Decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146) sono state introdotte alcune modifiche sostanziali al regime del “Patent Box” che sino ad ora prevedeva una tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale.

Il nuovo Patent Box introduce invece ora la possibilità di optare in modo irrevocabile e rinnovabile, per una durata di cinque periodi d’imposta, per una maggiorazione del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, etc., a condizione che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.

Di fatto quindi viene introdotta una super-deducibilità del 190 % di tali costi, tuttavia i soggetti che esercitano questa opzione non potranno fruire, per la sua intera durata ed in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Diversamente dagli ultimi anni, la nuova disciplina sarà applicabile anche ai costi di ricerca e sviluppo relativi ai marchi.

La nuova normativa presenta diversi aspetti critici, sia in relazione al regime transitorio per le società che avevano aderito al precedente Patent Box, che ai criteri da applicare per l’identificazione dei costi da dedurre; non è quindi escluso che possa essere emesso un decreto correttivo, oltre al decreto di attuazione da parte del Ministero dell’Economia.

Per restare aggiornati sull’argomento ed essere informati di tutte le novità connesse alla proprietà intellettuale, è sufficiente inviare una email a info@studioferrario.it.

Due to BREXIT’s imminent effects on intellectual property, we would like to inform you that as of 1^st January 2021, not all the registered EU trademarks and Community designs will automatically enjoy protection in the UK. In particular, there will be a distinction between trademarks and designs already registered before the end of the Brexit transition period (i.e. 31.12.2020) and trademarks still in application status on that date.

The former will automatically convert into a separate EU and UK trademark, starting from 1^st January 2021. The resulting UK trademark will have the same application date, priority and registration as the EU trademark from which it was generated.

On the other hand, ongoing applications will not benefit of this provision, but there will be a period of 9 months to submit a specific application in the UK to obtain the same protection. An additional measure we recommend to all EU trade mark owners is to update the proprietary data of their file as needed, so that the UK trade mark creation is already done with the correct data. Any coexistence agreements and licensing rights concerning EU trade marks will continue to affect registrations in the UK. If they have been registered with the EUIPO, they have also been registered with the UKIPO. The same criterion applies to EU designations of International trademarks and the same applies to EU designs. It will therefore be important to monitor the progress of pending applications until 31.12.2020 to assess the appropriate actions to be taken to ensure the proper management of intellectual property assets in the United Kingdom. For any information needed as regards this matter, please contact us and we will be happy to assist you