In virtù degli effetti imminenti di BREXIT sulla proprietà intellettuale, vi informiamo che a partire dal 1 ° gennaio 2021, non tutti i marchi dell’UE e i disegni e modelli comunitari registrati godranno automaticamente di protezione nel Regno Unito.

Vi sarà in particolare una distinzione tra marchi già registrati prima della fine del periodo di transizione della Brexit (ossia il 31.12.2020) e marchi ancora allo stato di domanda in tale data.

I primi si convertiranno automaticamente in un marchio UE e in un marchio del Regno Unito separati, a partire dal 1 gennaio 2021. Il marchio del Regno Unito che ne risulterà avrà la stessa data di domanda, priorità e registrazione del marchio UE da cui è stato generato.

Le domande in corso invece non beneficeranno di questa disposizione, ma ci sarà un periodo di 9 mesi per presentare apposita richiesta nel Regno Unito per ottenere la stessa protezione, pur mantenendo la data di deposito della domanda UE sospesa. Un’ulteriore misura che consigliamo a tutti i titolari di marchi UE è aggiornare, se necessario, i dati di proprietà dei loro file, in modo che la creazione del marchio nel Regno Unito sia già eseguita con i dati corretti. Eventuali accordi di coesistenza e diritti di licenza riguardanti marchi dell’UE continueranno ad avere effetto sulle registrazioni nel Regno Unito. Se sono stati registrati presso l’EUIPO, dovranno essere registrati anche presso l’UKIPO.

Il medesimo criterio si applica per le designazioni UE dei marchi internazionali e lo stesso vale per i disegni e modelli comunitari.

Sarà dunque importante monitorare lo stato di avanzamento delle domande pendenti fino al 31.12.2020 per valutare le opportune azioni da intraprendere per garantire la corretta gestione delle risorse di proprietà intellettuale nel Regno Unito. Per ogni esigenza relativa alla presente questione vi invitiamo a contattarci e saremo lieti di assistervi.

Con la recente conversione in legge del decreto “Cura Italia” è stata estesa la validità dei titoli di Proprietà Industriale in scadenza durante il corrente periodo emergenziale.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 (S.O. n. 16) è stata infatti pubblicata la legge di conversione (L.24 aprile 2020, n. 27) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto “Cura Italia”), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga”.

Alla luce di tale modifica, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, per quanto riguarda il nostro Paese, ha ufficializzato in particolare che:

“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti i titoli della proprietà industriale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Per i titoli di proprietà industriale, alla scadenza di tale periodo sarà onere dell’interessato che intenda prolungare la durata di un titolo, attivarsi con i pagamenti, nelle forme già previste dall’ordinamento, al fine di conseguirne il mantenimento in vita o il rinnovo”.

L’Ufficio stesso darà poi tempestiva informazione sulla data di cessazione dello stato di emergenza.

Il nostro Studio continua ad essere a completa disposizione per tutte le informazioni ed operazioni del caso.

Dal 16 aprile 2020 è stata attivata la modalità di deposito telematico all’UIBM delle istanze per l’iscrizione dei marchi storici nell’apposito registro. L’istanza deve includere la rappresentazione del marchio e copia del primo verbale di deposito oppure, se non disponibile, del verbale di rinnovo meno recente, unitamente ad eventuali istanze di limitazione. Per i marchi in uso da più di 50 anni ma non registrati, viene richiesta consistente documentazione che dimostri l’uso del marchio.

L’iter di esame e pubblicazione del marchio si conclude entro 60 giorni nel caso di marchio registrato ed entro 180 giorni nel caso di marchio non registrato. La registrazione non avrà scadenza e darà diritto ad usare oltre a proprio marchio anche  il logo del marchio storico.

Lo Studio Ferrario come sempre è a disposizione per assistervi nella relativa procedura.

Seguiamo con attenzione gli sviluppi riguardanti COVID-19 e ci siamo conseguentemente organizzati per poter supportare i nostri clienti e colleghi: i nostri uffici sono pienamente operativi.

We carefully follow the developments regarding COVID-19 and we have consequently organized ourselves to support our customers and colleagues: our offices are fully operational.